In drei am 22. Januar 2009 verkündeten Entscheidungen hat sich nämlich der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH mit der kennzeichenrechtlichen Beurteilung der Verwendung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter (Keywords) im Rahmen der von Google eröffneten Möglichkeit der Werbung mit AdWords-Anzeigen befasst. In zwei Sachen hat der BGH Ansprüche der Kennzeicheninhaber verneint, in der dritten Sache hat er dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) eine Frage zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie vorgelegt.

In den Verfahren ging es jeweils um die Frage, ob es eine Kennzeichenverletzung darstellt, wenn ein Dritter ein fremdes Kennzeichen (also eine Marke oder eine Unternehmensbezeichnung) oder eine dem geschützten Zeichen ähnliche Bezeichnung einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort angibt mit dem Ziel, dass bei der Eingabe dieser Bezeichnung als Suchwort in die Suchmaschine in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock eine als solche gekennzeichnete Anzeige des Dritten (mit Link auf dessen Website) als Werbung für seine Waren oder Dienstleistungen erscheint. In den entschiedenen Fällen enthielt die Anzeige weder das als Suchwort verwendete fremde Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Kennzeicheninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte.

Im ersten Verfahren – I ZR 125/07 – hatte die beklagte Anbieterin von Erotikartikeln gegenüber Google das Schlüsselwort „bananabay“ angegeben.

„Bananabay“ ist für die Klägerin, die unter dieser Bezeichnung ebenfalls Erotikartikel im Internet vertreibt, als Marke geschützt. Ist eine als Schlüsselwort benutzte Bezeichnung – wie in diesem Fall – mit einer fremden Marke identisch und wird sie zudem für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die fremde Marke Schutz genießt, hängt die Annahme einer Markenverletzung in einem solchen Fall nur noch davon ab, ob in der Verwendung der geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke im Sinne des Markengesetzes liegt. Da die Bestimmungen des deutschen Rechts auf harmonisiertem europäischen Recht beruhen, hat der Bundesgerichtshof das Verfahren ausgesetzt, um dem Europäischen Gerichtshof diese Frage zur so genannten Vorabentscheidung nach Art. 234 EG-Vertrag vorzulegen. Der EuGH muss also nun darüber entscheiden, ob die Verwendung als Keyword in Google-AdWords eine Benutzung der Marke darstellt oder nicht. Die Entscheidung wird noch etwas auf sich warten lassen

Im zweiten Verfahren – I ZR 139/07 – standen sich zwei Unternehmen gegenüber, die über das Internet Leiterplatten anbieten. Für die Klägerin ist die Marke „PCB-POOL“ geschützt. Der Beklagte hatte bei Google als Schlüsselwort die Buchstaben „pcb“ angemeldet, die von den angesprochenen Fachkreisen als Abkürzung für „printed circuit board“ (englisch für Leiterplatte) verstanden werden. Die AdWords-Anmeldung von „pcb“ hatte zur Folge, dass auch bei Eingabe von „PCB-POOL“ in die Suchmaschine von Google in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste eine Anzeige für Produkte des Beklagten erschien. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall die Klage unter Aufhebung des Berufungsurteils abgewiesen. Der Markeninhaber kann in der Regel die Verwendung einer beschreibenden Angabe (hier „pcb“) auch dann nicht untersagen, wenn sie markenmäßig benutzt und dadurch die Gefahr einer Verwechslung mit der geschützten Marke begründet wird. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall eine markenrechtlich erlaubte beschreibende Benutzung angenommen. Da eine Kennzeichenverletzung schon aus diesem Grund zu verneinen war, kam es auf die in dem Verfahren I ZR 125/07 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegte Rechtsfrage nicht mehr an.

Am dritten Verfahren – I ZR 30/07 – war ebenfalls die Klägerin des zweiten Verfahrens – sie führt die Unternehmensbezeichnung „Beta Layout GmbH“ – beteiligt. Hier ging es darum, dass ein anderer Wettbewerber bei Google als Schlüsselwort die Bezeichnung „Beta Layout“ anmeldet hatte. Auch in diesem Fall erschien immer dann, wenn ein Internetnutzer bei Google als Suchwort „Beta Layout“ eingab, neben der Trefferliste ein Anzeigenblock mit einer Anzeige für die Produkte des Wettbewerbers. In diesem Fall hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt, das eine Verletzung der Unternehmensbezeichnung und einen entsprechenden Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint hatte, es fehle an der für die Verletzung der Unternehmensbezeichnung erforderlichen Verwechslungsgefahr.

Der Internetnutzer nehme nicht an, dass die in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste erscheinende Anzeige von der Beta Layout GmbH stamme.

Diese tatrichterliche Feststellung des Verkehrsverständnisses war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht zu beanstanden. Da der Schutz der Unternehmensbezeichnungen anders als der Markenschutz nicht auf harmonisiertem europäischem Recht beruht, kam in diesem Verfahren eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nicht in Betracht.

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofes Nummer 17/2009)

 

Fazit:

Die Fälle, in denen eine geschützte Marke identisch und für dieselbe Waren- oder Dienstleistungsgruppe verwendet wird, müssen zunächst vom Europäischen Gerichtshof entschieden werden. Solange es hier keine Entscheidung gibt kann nur dringend geraten werden, solche fremden Marken keinesfalls als Schlüsselbegriffe für die eigene Werbe-Kampagne zu benutzen.

Ist der verwendete Schlüsselbegriff beschreibend, weil er zum Beispiel eine Abkürzung für einen Fachbegriff darstellt, so kann der Begriff als Schlüsselwort verwendet werden, auch dann wenn er als Marke für einen Anderen eingetragen ist.

Handelt es sich nicht um eine geschützte Marke, sondern um eine Unternehmensbezeichnung, also einen Firmennamen oder dergleichen, so ist entscheidend, ob der durchschnittliche User die AdWords-Anzeige mit der des Inhabers der verwendeten Bezeichnung verwechseln kann. Der BGH geht hier davon aus, dass der User sehr sohl weiß, dass die Trefferliste bei Google nicht mit den bezahlten Anzeigen übereinstimmen und dass die bezahlten Anzeigen auch von Wettbewerbern und nicht zwingend vom Inhaber der Unternehmensbezeichnung stammen können.

Timo Schutt

Rechtsanwalt & Fachanwalt für IT Recht